如何确定两件专利申请是否属于同样的发明创造
一、问题的提出
按照中国专利法第二条第一款的规定，中国专利的种类分为发明、实用新型和外观设计，由于这种立法的特殊性，所以在递交中国专利申请的时候，经常会考虑将同一个技术方案同时递交发明专利申请和实用新型专利申请；但是为了避免专利重复授权的原则，申请人又必须面对专利法第九条第一款的规定为了让发明专利授权，放弃实用新型专利。随之而来的问题是，申请人在申请阶段缴纳了两份专利申请的费用，所以当然希望发明和实用新型专利同时保留专利权。针对该问题，本文将重点讨论和分析“一拖二[1]”专利申请过程中各种选择策略的利弊，供申请人参考。
二、问题的分析
1、在以下情况下，如何确定是否属于“同样的发明创造”：
a、发明专利申请的权利要求只写方法对应的主题，实用新型专利申请的权利要求只写产品对应的主题；
b、发明专利申请的权利要求中撰写产品主题用功能性和/或者用途限定来撰写，实用新型专利申请的权利要求中撰写产品主题用结构性特征来撰写；
c、一份专利申请的权利要求中撰写产品中零部件对应的主题，另一份专利申请的权利要求中撰写产品中组件对应的主题；
d、两份专利申请的部分必要技术特征相同，区别点在于：一份专利申请的权利要求中对于部分不同的必要技术特征都是用的上位概念，另一份专利申请的权利要求中对于部分不同的必要技术特征都是用的下位概念；例如，第一份申请保护的特征包括：A、B、C、D[2]，另一份申请保护的特征包括：A，B，c1，d1；
e、两份专利申请的部分必要技术特征相同，区别点在于：一份专利申请的权利要求中对不同的必要技术特征部分用上位概念、部分用下位概念，另一份专利申请的权利要求中也对不同的必要技术特征部分用上位概念、部分用下位概念念；例如，第一份申请保护的特征包括：A、B、c1、D，另一份申请保护的特征包括：A，B，C，d1。
针对包括但不限于上面罗列的这些情况，第一个需要分析的问题：如何确定两件专利申请是否属于同样的发明创造？
2、中国专利申请过程中的《发明专利请求书》和《实用新型专利请求书》中有针对专利法第九条第一款分别对应设计选项：
?“声明本申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利”
?“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”
针对上述的选项，第二个问题就产生了：申请人是勾选上述选项更有利，还是不勾选更有利呢？
3、中国专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”
问题：为了解决重复授权的问题，我们是放弃实用新型专利申请，还是修改发明专利申请的权利要求？如果选择修改发明的权利要求，哪些修改方式可以使发明专利申请和实用新型专利申请不属于同样的发明创造。
三、问题的解决
针对上面分析的三个问题，下面根据中国专利法和审查指南的相关规定来分析不同选择之间的利弊，这样申请人可以根据自己申请专利的目的进行相应的选择。
01 如何确定两件专利申请是否属于同样的发明创造
对于情况a，审查指南在第二部分第三章的6.1节有给出明确的结论，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。
情况b的结论相对复杂，虽然审查指南未给出明确的规定，但是审查指南在第二部分第三章的6.1节却给出了指导性的建议，“应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”。所以我们判断不同语言撰写出来的权利要求是否属于同样的发明创造，可以以专利保护范围是否相同来考虑。
由于结构特征限定的特征按照专利法第二条第三款的规定要求是“对产品的形状、构造或者其结合”，所以更容易确定技术方案保护范围；而功能性和/或者用途限定在确定保护范围的时候，需要考虑权利要求对应技术方案需要解决的技术问题，说明书中具体的实施方式，甚至还需要考虑被诉产品的特征，才能明确每个特征对应的含义，在每个功能性和/或者用途限定的特征含义明确之后，该权利要求的保护范围才能被确定。
如果功能性和/或者用途限定在确定保护范围和结构性特征限定的保护范围相同时，我们可以推定发明和实用新型还是相同发明创造；如果不同，个人认为可以参照情况d中的上下概念进行对应。
情况c，和情况a的分析和结论类似，保护不同对应的保护范围也是不同的，所以个人认为这种情况也是不应该属于同样的发明创造；但是如果发明人在申请两份专利的过程中，仅仅是把同一个产品用两种概念表达出来，个人认为不应该属于情况c讨论的零部件和组件，而是属于同样的发明创造；例如打印机和打印装置两个主题词。
情况d，审查指南虽然未对上位概念和下位概念保护范围的情况做具体分析，但是在现行审查标准中，上位概念被当做一个整体进行对待，而不能将上位概念分拆成多个并列方案进行判断[3]。
情况e，根据审查指南在第二部分第三章的6.1节却给出了指导性的建议，“应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”，以及情况d中提及的“在现行审查标准中，上位概念被当做一个整体进行对待，而不能将上位概念分拆成多个并列方案进行判断”；个人认为情况e列举的情况，是部分重叠的保护范围，不属于同样发明创造。
02 申请人是否需要在专利申请请求书中勾选相应的
专利法第九条第一款规定，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。如果申请人勾选上该选项，一般情况下，实用新型专利先授权，待发明专利审查过程中没有发现其他实质性缺陷时，发明专利的审查员在发送授权通知前，肯定会发送让申请人放弃实用新型专利权或者修改发明专利权要求保护范围；所以在发明专利授权之后，发明人的发明专利就已经能够得到一个相对稳定的权利状态。
但是如果发明人不勾选该选项，而且发明专利审查员在审查过程中未检索到对应的实用新型专利，对两份专利都颁发了专利证书。按照审查指南第四部分第七章第2.1节的规定：
第一种情况，任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求专利复审委员会宣告其中授权在前的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会应当维持该项专利权有效。 情况b的结论相对复杂，虽然审查指南未给出明确的规定，但是审查指南在第二部分第三章的6.1节却给出了指导性的建议，“应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”。所以我们判断不同语言撰写出来的权利要求是否属于同样的发明创造，可以以专利保护范围是否相同来考虑。
第二种情况，任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日(有优先权的，指优先权日) 的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求专利复审委员会宣告其中授权在后的专利权无效的，专利复审委员会经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。 情况c，和情况a的分析和结论类似，保护不同对应的保护范围也是不同的，所以个人认为这种情况也是不应该属于同样的发明创造；但是如果发明人在申请两份专利的过程中，仅仅是把同一个产品用两种概念表达出来，个人认为不应该属于情况c讨论的零部件和组件，而是属于同样的发明创造；例如打印机和打印装置两个主题词。
第三种情况，如果上述两项专利权为同一专利权人同日(仅指申请日)申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。
所以对发明人而言，如果在专利申请过程中就勾选相应的选项，就会按照上面提及的第三种情况处理，可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。但是如果发明人不勾选相应的选项，就会按照出现上面的第一种情况和第二种情况，在先授权的实用新型专利权被维持，在后授权的发明专利权被无效；而发明专利的保护期限是从申请日起20年，实用新型的保护期限是从申请日起10年；所以对申请人而言是一种损失。
另外，如果申请人在提交申请的不勾选相应的选项，当实用新型授权之后，发明审查过程中，是否也能通过放弃在前面已经授权的实用新型来保留发明专利的权利呢？我们可以重新回到专利第九条第一款和专利法实施细则四十一条第二款来分析：
专利法第九条第一款的规定为：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
专利法实施细则四十一条第二款的规定为：同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
我们可以看到对于未做说明的（即不勾选相应的选项），专利法实施细则四十一条第二款明确规定只能按照第九条第一款中“关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”（即第九条第一款规定中的前半句）；而不能享有第九条第一款中“但是……”相对应的规定，所以申请人此时应该不能再享有通过放弃在前面已经授权的实用新型来保留发明专利的权利。
所以，通过上述的分析，勾选对应选项就需要我们在发明授权之前作出让步，例如修改权利要求保护范围，或者放弃实用新型；不勾选的话，必须要能够确认我们能够通过权利要求的撰写技巧，使两份专利申请的是保护范围不同的两份专利，否则就会出现发明被无效的风险。
03 申请人如何修改权利要求避重复授权
如第二部分列举的5种情况，以及第三方部分对这5种情况的分析的结论；情况a、c、d、e是可以满足要求的，在满足专利法规定的其他情况下，可以参考这4种情况进行修改。
而情况b如果想得到两份稳定的专利权，就需要在发明专利申请文件撰写过程中，将功能性和/或用途特征用多种实施例方式进行解释，使得功能性和/或用途对应的技术特征相对于实用新型对应的特征能用上位概念进行解释。
另外，在修改过程中，还有一种最常见的修改方式就是：增加技术特征。但是增加的技术特征是否就一定能区分专利法第九条第一款中“同样的发明创造”呢，这就还是需要分析权利要求保护的范围是否会因为增加的特征而不同[5]。
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