专利侵权诉讼中抵触申请抗辩的运用案例

　　（一）抵触申请的概念

　　《专利法》通过第二十二条第二款和第二十三条第一款，明确了专利的新颖性要求。新颖性要求包含两方面：第一、该专利并不属于现有技术或者现有设计；第二、在专利申请日以前，没有任何单位或者个人就同样的技术方案或者外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。第二种情形中损害某在后专利申请新颖性的在先专利申请，被称之为该在后专利申请的抵触申请。

　　（二）抵触申请的理解

　　存在抵触申请的情境下，共涉及到两件向国家知识产权局提交的专利申请：一件是在先申请，一件是在后申请。在先申请要对在后申请构成破坏其新颖性的抵触申请，需要满足三个条件：（1）在先申请的申请日（有优先权的是指优先权日）早于在后申请的申请日（有优先权的是指优先权日）；（2）在先申请的公开日晚于在后申请的申请日（有优先权的是指优先权日），这里发明专利是指《专利法》第三十四条所指的公布日，实用新型和外观设计专利是指《专利法》第四十条所指的授权公告日；（3）在后申请权利要求所要求保护的技术方案或者设计方案，已经被在先申请的整个申请文件所披露。此时我们称在先专利申请为在后专利申请的抵触申请。

　　在先申请若对在后申请构成抵触申请的，则在后申请不具有新颖性，不应当获得专利授权。

　　另外需要把握以下几项内容，才能准确地理解抵触申请的概念。

　　（1）仅有实用新型和发明专利彼此之间能够构成抵触申请，而外观设计专利和实用新型/发明专利之间并不不能构成抵触申请；

　　（2）在判断在先申请是否对在后申请构成抵触申请，需要将在后申请的权利要求与在先申请专利文件的全部内容，包括权利要求、说明书、附图进行比较；

　　（3）抵触申请不属于现有技术或者现有设计，因为在先申请在在后申请的申请日以前并不处于为公众可知的状态。因此抵触申请只能用于评价在后专利申请的新颖性，而不能与其他现有技术或者其他抵触申请结合起来评价在后专利申请的创造性。

　　二、抵触申请抗辩

　　在专利侵权诉讼中，被控侵权人可以主张其产品所采用的技术或者设计方案与原告专利的抵触申请相同，也即抵触申请抗辩。抵触申请抗辩成立的，被控侵权人不构成侵权。

　　（一）抵触申请抗辩的理论基础

　　根据《专利法》的规定，若存在对原告专利构成抵触申请的专利，就说明原告的专利不具有新颖性，实际上原告的专利不应当获得国家知识产权局的授权。由于抵触申请同样可以用于评价涉案专利的新颖性，因此如果被控侵权产品所采用的技术或者设计方案与原告专利的抵触申请相同的，说明被控侵权产品使用的技术方案已经被抵触申请公开，在此种情况下应当认定被控侵权产品不构成侵权。

　　（二）抵触申请抗辩成立的司法审查标准

　　1. 被告提出的专利申请日（有优先权的指优先权日）应当在原告涉案专利的申请日（有优先权的指优先权日）之前，公开日应当在原告涉案专利的申请日（有优先权的指优先权日）之后。在这种情况下，被告提出的专利才有可能对原告专利构成抵触申请。

　　2. 被控侵权产品的技术方案与抵触申请相同。由于一项产品的技术特征非常多，因此如何确定产品与抵触申请比对的技术特征范围。此种情形下，可以根据原告涉案专利权利要求中所列举的技术特征，来划定被控侵权产品与抵触申请比对的范围。具体而言，若被控侵权产品完整地包含原告专利所列举的每一项技术特征，则需要将被控侵权产品与原告涉案专利相同的每一项技术特征逐项与其提出的抵触申请进行比对；若被扣侵权产品未完整地包含原告专利的每一项技术特征，此时比对的范围以被扣侵权产品实际包含的技术特征为准。若被控侵权产品的技术方案已经被某抵触申请单独、完整地公开，此时应当认定被告主张的抵触申请抗辩成立。

　　抵触申请与现有技术的区别

　　抵触申请与现有技术相比，其区别主要在于前者只能用于评价专利的新颖性，而后者除了可以用于评价专利的新颖性之外，还可以用于评价专利的创造性。根据《专利法》的规定，评价某专利是否具有创造性，应当将该专利与单项现有技术或者多项现有技术的结合相比，而抵触申请并不属于现有技术，因此在司法实践中，不能以抵触申请的结合或者抵触申请与现有技术/公知常识的结合，来主张抵触申请抗辩。

　　三、抵触申请抗辩的司法实践

　　虽然抵触申请抗辩在法律、司法解释中均未有相关规定，但是抵触申请抗辩在司法实践中已经得到普遍认可和支持。北京市高级****发布的《专利侵权判定指南》中明确地提出了抵触申请抗辩，其判定规则参照现有设计抗辩。

　　● 最高院第（2015）民申字第188号案

　　法院认为：如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请不应被授予专利权，也不应被纳入本案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张未侵害本案专利权的，可以参照有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩能否成立进行审查。但是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应。即抵触申请仅可以被用来单独评价本案专利的新颖性，既不能与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价本案专利的创造性。且只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。

　　●最高院第（2014）民申字第1772号案

　　法院认为：进行侵害外观设计专利权纠纷案件的抵触申请判断，应当将被控侵权设计方案与抵触申请公开的设计方案进行比对，若被控侵权设计方案与抵触申请设计方案相同或无实质性差异，则其抵触申请抗辩成立。依照审理侵犯专利权纠纷的解释第十一条之规定，认定外观设计是否相同或者近似，应当以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

　　综上可见在专利侵权诉讼中，与现有技术抗辩相比，抵触申请抗辩除了在比对的对象上只能单项的，不能与其他抵触申请、现有技术或者公知常识结合在一起与进行比对外，比对的逻辑和判断的标准是一致的。

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